免责声明：本文不构成针对任何主体的法律意见，不成立任何“律师-客户”关系，如有法律问题请咨询律师或其他专业人士。

先来看一个蛮有意思、也很适合拿来入门美国商标法的案子。

美国有一家叫My Other Bag（MOB）的公司卖帆布托特包。包的一面写着“My Other Bag...”，另一面则画着漫画化的奢侈品手袋。

里面有些图案会让人想到 LV（Louis Vuitton）的 Monogram、Damier等经典设计，只是原来的 LV 元素被换成了 MOB 或 My Other Bag，如下图：

这个梗来自美国常见的汽车保险杠贴纸：一辆普通车后面贴着“My other car is a Mercedes”，这实际上是拿豪车、身份想象和消费欲望开玩笑的一种戏谑。MOB 把这个笑话搬到了帆布包上：我手里拿的是便宜、能装杂物的托特包，但“我的另一个包”是 LV。

然而LV集团却没有觉得好笑。2014 年，LV 在纽约南区联邦地区法院起诉 MOB，主张 MOB 构成《兰哈姆法》（Lanham Act）下的商标侵权和商标淡化（trademark dilution），也主张纽约州法下的商标淡化，并提出版权侵权请求。

2016 年 1 月 6 日，纽约南区法院作出意见和裁定（opinion and order）【1】，支持 MOB 的简易判决动议（motion for summary judgment），即LV败诉。最终，法院认为，MOB的使用是明显的戏仿（parody），既不太可能造成消费者混淆，也不太可能削弱LV商标的识别力。LV的各项诉求最后都没有成立。

针对该案，当然可以单独就戏仿、商标淡化（Trademark Dilution）等更专业的商标法问题进行展开。但本文将讲解一个更基础的问题：一个在联邦法院审理的商标案，为什么会同时出现联邦商标法和纽约州商标法？

这其实是理解美国商标制度的一把钥匙。一提起美国商标，大家脑子里首先跳出来的可能就是美国专利与商标局（United States Patent and Trademark Office，简称USPTO）的联邦注册，或者是《兰哈姆法》（Lanham Act），觉得商标天然就是联邦法的问题。

然而美国的商标法偏偏不是这么单线条——在美国，专利和版权基本由联邦法主导，商标却保留了很强的州法和普通法传统。一个品牌可能有联邦注册，也可能有州注册；也可能什么都没注册，但因为已经在某个地方实际使用，仍然有一定普通法权利。也就是说，同一枚商标，可能同时活在两套甚至三套规则里。

一、商标权的来源

美国商标权的底层逻辑其实是“使用”，而不是“发证”。商标法保护的是商标这种标志在商业中识别商品或服务来源的功能。消费者看到这个标志，知道它指向谁、来自谁、质量和声誉大概由谁负责，法律保护的是这种来源识别关系。

这也是为什么美国商标体系里会同时存在三种保护路径：

第一种是联邦注册（Federal trademark registration）：企业向USPTO提交申请，注册成功后可以获得全国范围的权利推定，可以使用 ® 标志，如果没有注册的话则只能使用 ™ 标志。

第二种是州注册（State trademark registration）：企业向某个州的州务卿或类似机构申请，保护范围主要在该州内。它不等于全国商标，也不能替代USPTO联邦注册。

第三种是普通法权利（Common law rights）：没有注册商标，不代表一定没有权利。如果商标已经在某个区域实际使用，并形成了来源识别，使用者仍可能在该实际使用区域内主张普通法商标权。不过，这种权利通常比较窄，证明起来也非常费劲。

正如USPTO官网指南所言【2】，企业可以依赖普通法权利，也可以选择州注册、联邦注册或国际注册【注意这只是说根据《马德里议定书》简化了在不同国家申请商标注册的流程，但这种注册并不赋予商标全球范围内的权利】。选择哪一种，决定权利范围。

二、联邦和州注册的不同侧重点

联邦商标注册的优势很明显。它进入USPTO的公开数据库，能给其他人提供检索和避让信号。注册人通常可以主张全国范围内的权利推定，也可以在商品上使用 ® 标志。如果品牌准备跨州销售，做电商、融资、授权或者打假等等，联邦注册通常是最有价值的一层保护。

但联邦注册也有自己的门槛。最典型的门槛之一，是商标必须用于联邦法意义上的合法商业使用，或者至少满足联邦法承认的申请基础。

州商标注册就更地方化。它通常关注这个标志是否已经在本州商业中使用，是否符合该州的注册要求。州注册的保护半径小一些，但对本地品牌、本地零售、本地服务业，以及一些受州法许可但受联邦法限制的行业来说，它并不是摆设。

所以不能把两套体系简单理解成“联邦高级、州低级”，它们的侧重点有所不同：

联邦注册更关心：这个商标能不能在联邦法承认的商业活动里获得全国性注册保护？

州注册更关心：这个标志是否已经在本州合法使用，是否应当在本州范围内记录和保护？

三、州里可以，联邦未必可以：比如大麻商标

大麻品牌是解释这件事最典型的例子。

假设一个品牌在加州依法取得许可，销售加州州法允许的大麻相关商品或服务。它可能可以向加州州务卿申请州商标或服务标注册。加州州务卿官网非常明确【3】：自2018年1月1日起，大麻相关的商标或服务商标（cannabis-related Trademark or Service Mark）可以在加州注册，前提包括该标志已经在加州合法商业中使用，并且匹配相应的商品或服务分类。

但同一个品牌去 USPTO 申请联邦商标注册，就可能被拒绝。原因在于，USPTO 审查联邦商标时，会看商标是否用于联邦法下的合法商业使用（lawful use in commerce）【4】。如果申请涉及的商品或服务明显违反联邦法，即使某些州法允许，USPTO 仍可能拒绝注册。

USPTO 关于大麻相关的商标审查指南中规定【5】，判断大麻和大麻衍生的商品、服务（cannabis and cannabis-derived goods/services）是否可注册，需要同时看《受控物质法》（Controlled Substances Act，简称CSA）、《联邦食品、药品和化妆品法》（Federal Food Drug and Cosmetic Act，简称FDCA）以及《2018年农业法案》（2018 Farm Bill）等联邦法律。工业大麻（hemp）在2018 Farm Bill之后有了不同处理，THC（四氢大麻醇）不超过0.3%的工业大麻及其衍生物不再因为CSA本身被一概排除；但 CBD（大麻二醇）食品、膳食补充剂、宠物零食等仍可能因为FDCA问题被拒。也就是说，大麻类制品是否是工业大麻，THC含量是多少，是否涉及食品、药品、膳食补充剂，服务内容是否触碰CSA或FDCA，都会影响联邦的商标注册。

这就出现了一个很“美国”的局面：加州说，你在我州内合法使用，我可以给你州内保护；但USPTO说，我将根据联邦法拒绝你的商标注册。也就是说州里可注册，联邦却被驳回。

总之，对商标申请而言，要回到具体商品、具体服务中来判断其在联邦和州法下的合法性，从而判断联邦和州的商标注册是否可行。

四、联邦先申请，州里却未必可以：Intent-to-Use

如果只讲大麻的例子，很容易让大家误会：是不是州法总比联邦法宽松？那也不是。

反方向的例子，是联邦商标里的意图使用申请（intent-to-use application，ITU）【6】。

USPTO允许申请人在商标还没有实际投入商业使用前，基于真实善意的未来使用意图（have a good faith intention to do so in the future）先提交申请。这样做的好处是，即使品牌还在筹备阶段，也可以先占一个联邦申请日。对准备全国上线的新品牌来说，这很有用。

但要注意的是，ITU并不是说“没使用也能注册成联邦商标”。USPTO 的说明也写得很清楚：虽然基于intent-to-use可以先提交申请，但这本身不是注册基础。最终想拿到注册商标，申请人还是要在规定期限内提交合格的实际使用的证据。

州商标注册则常常更看重实际使用。以加州为例，《加州商业与职业法典》（California Business and Professions Code）第14207条（§ 14207）规定【7】，使用商标的人可以申请州注册；申请中要写明该商标首次在任何地方使用的日期、首次在加州使用的日期，并提交显示实际使用的样本。加州州务卿网站的FAQ也要求提交显示该标志在加州商品或服务中实际使用的样本（specimens）【8】。

所以，如果一个品牌准备全国上线，但还没有在加州销售，它可能可以先向USPTO提交联邦ITU申请；却暂时不能完成加州州商标注册，因为还没有在加州使用。

这也是双轨制真正有意思的地方：两套规则服务不同场景，给企业留下的机会和限制也不同。

五、给中国出海企业的启示

实务中，出海美国的中国企业，尤其是跨境电商，往往都会向USPTO注册联邦商标，因为其商品往往是在全美范围内销售。这对于销售普通商品的公司来说，也没有任何问题。不过对于某些特殊的产品或服务，如大麻、酒精、烟草、金融服务、医疗健康、AI 产品这类强监管行业来说，则更需要进一步关注品牌能不能注册商标、在哪里注册、以后如何维权等问题。

此外，如果一个小品牌只在本州开设实体店进行销售，州注册和普通法保护可能已经有实际价值。如果一个产品在州内合法但联邦层面仍有监管风险的行业，更不能把“州内经营许可”和“USPTO联邦注册”混为一谈。

最后再回到开头的LV v. My Other Bag一案。虽然最后法院判决MOB构成戏仿不侵权，从而LV败诉，但该案放在本文主题里，更值得注意的其实是原告LV的起诉结构：同一组事实下，LV没有只押联邦商标的《兰哈姆法》【反淡化的相关法条是15 U.S.C. § 1125(c)】，而是把纽约州反淡化相关法条【New York General Business Law § 360-l】也一起带上。

所以，下次再看到美国商标案件里同时出现联邦 Lanham Act 和某州商标法，大家也不必惊讶。这不是例外，而是美国商标制度的常态。

大家有任何关于美国知识产权的问题还可同笔者联系：

本文作者：

Vivi Zhao, Esq.

脚注：

【1】裁判文书全文：https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2014cv03419/426900/119/

【2】参考USPTO官网：https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-register-your-trademark

【3】https://www.sos.ca.gov/business-programs/ts/faqs/

【4】Under United States trademark law, “use in commerce” means commerce that can be lawfully regulated and controlled by the United States Congress.

参考USPTO官网：https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/forms-file/definitions-maintaining-trademark

【5】https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam%20Guide%201-19.pdf

【6】USPTO官网：https://www.uspto.gov/trademarks/apply/intent-use-itu-applications

【7】https://www.leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=BPC&division=6.&title=&part=&chapter=2.&article=2.

【8】https://www.sos.ca.gov/business-programs/ts/faqs/